Den 29 januari 2020 publicerades EU-domstolens efterlängtade avgörande i Sky vs. SkyKick-målet, C 371/18. Fallet mellan mediaföretaget inom TV och OTT-tjänster Sky och programvaruföretaget SkyKick har väckt stor uppmärksamhet inom den immaterialrättsliga världen. Detta då målet bland annat berör frågan om en varumärkesregistrering kan ogiltigförklaras helt eller delvis på grunden att dess varu-och tjänsteförteckning saknar tillräcklig tydlighet, dvs om den innehåller för generella beteckningar.

Sky väckte år 2016 talan i UK mot SkyKick för intrång i Skys varumärken, bland annat i förhållande till ”programvara” i klass 9. SkyKick gjorde å sin sida gällande att Skys varumärken delvis borde ogiltigförklaras med hänvisning till att de bland annat registrerats för varan ”datorprogramvara”, vars lydelse angavs sakna erforderlig klarhet och precision. Vidare menade SkyKick att Sky registrerat sina varumärken i ond tro, på den grunden att Sky inte ska haft för avsikt att använda sina varumärken för samtliga varor och tjänster som varumärkena sökts för. Den nationella domstolen ställde sig frågande till huruvida ett varumärke helt eller delvis kan förklaras ogiltigt på någon av dessa grunder och vände sig till EU-domstolen för klargörande.

EU-domstolen besvarade inte frågan huruvida en term som ”datorprogramvara” utgör en för oklar och oprecis varubeteckning enligt unionsrätten då sådan omständighet, enligt domstolen, ändå inte har någon bäring som ogiltighetsgrund mot ett varumärke registrerat inom EU. För att en registrering ska kunna förklaras ogiltig krävs en uttrycklig grund för detta i relevant EU-rättslig reglering, vilket i dagsläget inte finns vad gäller varu-och tjänstebeteckningar som saknar tillräcklig tydlighet.

Därefter konstaterade EU-domstolen att en varumärkesansökan som omfattar varor eller tjänster som sökanden inte haft avsikt att använda märket för kan anses ha gjorts i ond tro, vilket däremot är en giltig ogiltighetsgrund. För detta krävs dock enligt domstolen att det finns ”relevanta och samstämmiga uppgifter” som visar att sökanden vid ansökningstidpunkten ”hade för avsikt antingen att skada tredje mans intressen på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed eller att, utan att ens avse en enskild tredje man, erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som ingår i ett varumärkes funktion”. Beviskravet för ond tro får med detta avgörande ses som högt ställt, då EU-domstolen eftersöker en objektiv indikation på att sökanden inte planerat att använda varumärket för hela eller delar av dess sökta varor och tjänster.

Med domen från EU-domstolen verkar många varumärkesinnehavare med oprecisa och oklara varu-och tjänsteförteckningar kunna pusta ut, åtminstone för tillfället. Samtidigt ger avgörandet skäl till kommande sökande av varumärkesregistreringar att tänka till en extra gång kring hur breda beteckningar de använder sig av i sina varu- och tjänsteförteckningar, då ogiltigförklarande på grund av avsaknad av faktiskt avsikt att använda märket som det är sökt nu synes vara en öppen risk eftersom det öppnar möjlighet för domstolar att eventuellt agera på.

Vid frågor kontakta Cecilia Arestad.