I målet C-339/22, BSH Hausgeräte GmbH v Electrolux AB tog EU-domstolen den 25 februari 2025 upp viktiga frågor gällande jurisdiktion i europeiska patenttvister, i synnerhet då ett patents giltighet ifrågasätts som ett försvar i en intrångstalan. Beslutet klargör tolkningen av artikel 24(4) i EU-förordningen Nr. 1215/2012 (the Brussels I bis Regulation, “Förordningen”) och dess konsekvenser för domstolar i EU:s medlemsstater och tredjeländer.

1. Domstolsbehörighet avseende patentintrång kontra giltighet: EU-domstolen bekräftade skillnaden mellan en talan som rör patentintrång och en talan som rör giltigheten hos ett patent. EU-domstolen bekräftar att artikel 24(4) i Förordningen ger exklusiv behörighet till domstolarna i den medlemsstat där patentet är registrerat eller validerat för förfaranden som rör giltigheten av det patentet. Denna exklusiva behörighet omfattar dock inte en intrångstalan när ogiltighet åberopas som ett försvar mot intrångstalan. Därför kommer en domstol i en medlemsstat vid vilken en intrångstalan väcks att behålla sin behörighet även om svaranden, som ett försvar, bestrider patentets giltighet. Enligt artikel 24(4) ska ogiltighetstalan slutgiltigt avgöras av den domstol i den medlemsstat där patentet är registrerat eller validerat. Artikel 24(4) omfattar dock inte ett inter partes-ogiltighetsförsvar vilket åberopas i intrångstalan och kan följaktligen beaktas av den domstol i den medlemsstat som handlägger intrångstalan när den prövar intrångstalan. Detta diskuteras vidare av generaladvokaten i dennes yttrande av den 22 februari 2024 (”AG:s yttrande”).

2. Intrångstalan med giltighet som försvar: Kärnfrågan i målet var huruvida en domstol i en medlemsstat, som prövar en talan om patentintrång enligt artikel 4(1) i Förordningen (allmän behörighet baserad på svarandens hemvist), skulle förlora sin behörighet för intrångstalan om svaranden ifrågasätter patentets giltighet som försvar. Eftersom frågan om patentets giltighet mycket ofta tas upp som försvar i patentintrångsmål, skulle detta begränsa tillämpningen av denna allmänna behörighetsregel i många intrångsmål. För närvarande tillämpar medlemsstaterna olika tolkningar av artikel 24(4) i en sådan situation, vilket exemplifieras i AG:s yttrande. Som svar fastslog EU-domstolen att domstolen inte förlorar behörighet för intrångstalan i sådana fall. Om motsatsen hade varit sann, skulle en svarande, genom att invända om ogiltighet avseende ett patent som meddelats i en annan medlemsstat än den där svaranden har hemvist, kunna avsluta ett intrångsmål vilket korrekt hade väckts vid den medlemsstat där svaranden har hemvist. Enligt EU-domstolens beslut kommer istället domstolen att behålla sin befogenhet att pröva intrångstalan, men den kan inte avgöra giltigheten av själva patentet, vilket tydligt anges i artikel 24(4). Bestridandet av giltigheten är en fråga för domstolarna i den medlemsstat där patentet beviljades eller validerades.

3. Nationella processuella regler: EU-domstolen klargjorde att nationella processuella regler vilka kräver en separat talan för ogiltighetsförklaring inte påverkar tolkningen av artikel 24(4). Begreppet ”förfaranden som rör giltigheten av patent” är ett självständigt begrepp i EU-rätten och måste tolkas enhetligt i alla medlemsstater, oberoende av nationella regler.

4. Patent från tredjeländer: EU-domstolen behandlade tillämpligheten av artikel 24(4) på patent som har validerats i tredjeländer (t.ex. Turkiet i det aktuella fallet, ett EPC-land utanför EU). EU-domstolen fastslog att artikel 24(4) uppenbarligen inte är tillämplig på domstolar i tredjeländer. Därför ger den inte en domstol i en tredjestat exklusiv behörighet avseende giltigheten av ett patent som validerats där.

5. Begränsningar av jurisdiktionen avseende patent från tredjeland: Även om en domstol i en medlemsstat, med hänsyn till artikel 4(1), i princip (såvida det inte finns restriktioner i internationell rätt) kan pröva en talan om intrång som rör ett patent från ett tredjeland och beakta ett giltighetsförsvar avseende det patentet, kan dess beslut inte påverka patentets existens eller innehåll i tredjelandet. Beslutet har endast inter partes-verkan (dvs. det är bindande endast för parterna i förfarandet) och kan inte påverka patentets existens eller omfattning eller orsaka att tredjeländers nationella register ändras.

6. Undvika motstridiga beslut: EU-domstolen erkände risken för motstridiga beslut om olika domstolar dömer i fråga om intrång och giltighet. Den föreslog att den domstol som prövar intrångstalan kan vilandeförklara förfarandet om en talan om ogiltigförklaring är anhängig vid domstolarna i den medlemsstat där patentet beviljades. Detta gör det möjligt för intrångsdomstolen att beakta giltighetsbeslutet när den avgör intrångstalan. Denna fråga, och olika situationer som kan uppstå, diskuteras vidare i AG:s yttrande. I allmänhet bör intrångsförfarandet vilandeförklaras tills myndigheterna i registreringslandet har fastställt patentets giltighet innan de meddelar ett slutgiltigt beslut om intrång. Ett vilandeförklarande bör dock endast beviljas om det är proportionerligt och rättvist att göra det, och de resulterande förseningarna är ”berättigade”. De domstolar som prövar intrångstalan bör bedöma hur allvarlig ogiltighetsinvändningen är och endast överväga att bevilja ett vilandeförklarande om invändningen har en verklig utsikt att lyckas. För att undvika förhalande taktik från den påstådda intrångsgöraren bör de domstolar som prövar intrångstalan helst fastställa en tidsfrist för den påstådda intrångsgöraren att väcka ogiltighetstalan i registreringslandet. För en svarande kan uppdelningen av intrångsförfarandet och giltighetsförfarandet i vilket fall som helst kräva att flera ogiltighetstalan måste väckas parallellt vid flera nationella domstolar, även om en patentinnehavare endast väcker en intrångstalan vid en nationell domstol för att stoppa intrång i alla länder där intrång påstås.

Potentiell inverkan på jurisdiktion i framtida europeiska patenttvister

EU-domstolens beslut i BSH v Electrolux ger välbehövlig klarhet i jurisdiktionsfrågor i europeiska patenttvister och har flera viktiga konsekvenser:

1. Förtydligande av artikel 24(4): Beslutet förtydligar slutgiltigt tillämpningsområdet för artikel 24(4) i Förordningen. Det bekräftar att bestämmelsen är begränsad till förfaranden som direkt rör registrering eller giltighet av patent och inte omfattar intrångstalan, inte ens när giltighet åberopas som ett försvar. Detta förtydligande bidrar till att förhindra feltolkningar vilka skulle kunna undergräva den allmänna behörighetsregeln i artikel 4(1) i Förordningen.

2. Forumshopping: Beslutet kan minska s.k. forumshopping hos patentinnehavare. Tidigare kunde patentinnehavare ha haft ett incitament att väcka talan om intrång i jurisdiktioner vilka uppfattades som mer gynnsamma för patentinnehavare, även om svaranden inte hade hemvist där. Nu är det bekräftat att svarandens hemvistdomstol behåller jurisdiktion över intrångsmålet, även om svaranden använder ett ogiltighetsförsvar i ett strategiskt val av forum. En patentinnehavare kan nu stämma vilken EU-baserad svarande som helst i de nationella domstolarna i dess hemvist för patentintrång i vilket land som helst (världen över), inklusive att begära förbudsföreläggande och/eller skadestånd. Intrånget måste naturligtvis alltid bedömas utifrån tillämplig lag i varje enskilt fall. Därför kan till exempel europeiska domstolar behöva bedöma och tillämpa utländsk lag (t.ex. amerikansk lag).

3. UPC: Innehavaren av ett europapatent (non-opted out) kan nu angripa en påstådd intrångsgörare som har hemvist i en UPC-medlemsstat vid UPC även avseende EPC-stater som inte är anslutna till UPC-systemet.

4. Hemvist: En fråga som återstår att besvara är den exakta omfattningen av begreppet ”hemvist”, till exempel i förhållande till samfällda svarande. Om endast en svarande har ett verksamhetsställe i en relevant EU-medlemsstat är detta tillräckligt för att ställa samtliga svarande inför domstol i denna stat?

Sammanfattningsvis innebär EU-domstolens beslut i målet BSH v Electrolux en betydande utveckling inom europeisk patenträtt. Beslutet förtydligar jurisdiktionsreglerna enligt Bryssel I bis-förordningen och främjar en centralisering av intrångsmål. Det återstår dock några frågor att lösa, exempelvis vad gäller svarandens hemvist.

Text: Joakim Wihlsson och Camilla Mörch

Källa: C-339/22